Логично, что самый лучший для компании вариант − разместить свой сайт под доменным именем, совпадающим с ее фирменным наименованием или товарным знаком. Однако нередко данные имена оказываются уже заняты. Можно ли решить этот вопрос и все-таки получить желанный интернет-адрес для своего предприятия? Рассмотрим возможные ситуации и алгоритмы действий.
Ситуация №1. У компании «А» есть товарный знак «X», компания хочет получить домен X.by. Домен X.by занят компанией «В».
Товарный знак в доменном имени − один из исключительных способов его использования владельцем согласно Закону о товарных знаках. Если есть другая компания, которая использует аналогичный знак в доменном имени, необходимо проанализировать следующие факторы:
- Есть ли у нее права на товарный знак (например, зарегистрированный в Беларуси или другой стране) на другие товары и услуги (по Международной классификации товаров и услуг).
- В каком государстве товарный знак зарегистрирован (при его наличии).
- Применяется ли товарный знак к аналогичным или однородным товарам/услугам.
Однородность − понятие не всегда однозначное: в некоторых случаях, например, суды признавали однородными слабоалкогольные напитки (например, пиво) и алкогольные напитки (например, вино), в некоторых − не признавали. Для определения однородности товаров нужно проанализировать совокупность различных обстоятельств: целевую аудиторию товара, ценовой сегмент и т. д.
Если компания «В» владеет идентичным товарным знаком, зарегистрированным в Беларуси или за рубежом, для отличных от «X» товаров и (или) услуг, то использование доменного имени будет правомерным.
Если компания «В» владеет знаком, зарегистрированным не в Беларуси, для любых товаров, то такое использование также будет правомерным. Факт, что домен .by относится к Беларуси, не означает невозможность регистрировать имя в нашей национальной зоне иностранными компаниями и гражданами. Однако идентификация доменного имени с зоной .by говорит о том, что компания целенаправленно действует на территории Беларуси, и в случае идентичности или однородности товаров и услуг, такие действия можно признать нарушающими права компании «А».
Правда, прямой связи с регистрацией доменного имени в зоне .by и осуществлением деятельности на территории Беларуси нет: нужно рассматривать дополнительные факторы − возможность фактического оказания услуг или продажи товара в нашей стране, возможность расчетов в белорусских рублях и т. д.
Если у компании «В» нет прав на использование товарного знака «X» на территории Беларуси, и она использует его для идентификации товаров или услуг, идентичных или однородных товарам или услугам компании «А», то такое использование незаконно.
Возможные варианты для компании «А»:
- Досудебное урегулирование − переговоры и (или) направление претензии (следует учитывать обязательный претензионный порядок).
- Подача иска о нарушении прав на товарный знак в Судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Республики Беларусь в соответствии со статьей 26 ГПК.
Ситуация №2. У компании «А» есть товарный знак «X», компания «А» хочет получить домен X.by. Домен X.by занят киберсквоттером (киберсквоттинг − завладение доменным именем с целью перепродажи).
Возможные варианты:
- Досудебное урегулирование − переговоры и (или) направление претензии.
- Подача иска о нарушении прав на товарный знак в Судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Республики Беларусь в соответствии со статьей 26 ГПК.
В первом случае можно оформить претензию о пресечении нарушения и выслать ее субъекту, зарегистрировавшему доменное имя X.by, в качестве предупреждающей меры. В большинстве случаев сделать это невозможно, т. к. субъекты, занимающиеся киберсквоттингом, стараются максимально сохранять анонимность и не раскрывать каких-либо персональных данных.
Во втором случае компания может подать иск в Коллегию Верховного суда по интеллектуальной собственности. В Беларуси в правоприменительной практике привлечения киберсквоттеров к ответственности за нарушения прав владельцев товарных знаков пока было мало прецедентов. Однако существует вся необходимая нормативная база для признания их нарушителями прав на товарный знак.
Ситуация №3. У компании «А» есть товарный знак «X», компания хочет получить домен X.com. Домен X.com занят компанией «В» или физическим лицом.
Для белорусских компаний наиболее важным с точки ведения бизнеса является получение доменного имени именно в зоне .by или .бел, поскольку бизнес ведется в Беларуси и для белорусских потребителей и клиентов.
Однако белорусские провайдеры могут регистрировать доменные имена и в международных зонах (.com, .net, .org и др.). Поэтому часть белорусских компаний регистрируют доменные имена и в зоне .com. Особенно это характерно для компаний, которые работают на нескольких рынках одновременно.
В Беларуси судебная практика по доменным именам .com не распространена. Однако если компания «B» или физическое лицо является резидентом Республики Беларусь c регистрацией домена через белорусского регистратора, то существуют все основания для использования алгоритмов из ситуаций № 1-2. Размещение доменного имени в зоне .com не препятствует отстаиванию своих прав в судебном порядке.
Нередки случаи, когда международный домен занят иностранной компанией или иностранным физическим лицом, поэтому подача иска в Судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Республики Беларусь − неэффективная мера: сложно будет привлечь ответчика к ответственности, доказать факт правонарушения (у компании «B» может быть товарный знак в своей стране) и т. д.
Наиболее распространенный метод для оспаривания регистрации международных доменов в таких случаях - применение процедуры UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) организациями, уполномоченными ICANN (занимается развитием системы доменных имен и предоставляет права национальным регистраторам регистрировать доменные имена в определенной зоне). К таким организациям относится, например, Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству, через который проходит большинство разбирательств по доменным спорам.
Оспаривание доменного имени происходит онлайн с привлечением независимых арбитров. В случае решения в пользу заявителя (владельца товарного знака) домен автоматически ему передается. Такой механизм предусмотрен договором между ICANN и национальными регистраторами.
Для успешного рассмотрения спора заявитель обязан доказать, что:
- Товарный знак идентичен или сходен по степени смешения с доменным именем.
- У владельца доменного имени нет прав или законных интересов на использование доменного имени.
- Доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.
К плюсам такого внесудебного метода разрешения споров можно отнести:
- Место регистрации товарного знака не имеет значения.
- Невысокая стоимость рассмотрения спора (1500 долларов при 1 арбитре).
- Возможность рассмотреть сразу несколько доменов за одну стоимость (до 5 доменов за 1500 долларов).
- Краткосрочность процедуры (весь процесс занимает около 1,5 месяца).
Итого. В зависимости от ситуации белорусские компании для защиты своих прав в отношении использования товарного знака в доменном имени имеют разные опции.
Для доменов в зоне .by и .бел применяется, прежде всего, судебный порядок разрешения споров. Владельцу товарного знака необходимо доказать наличие у него права на товарный знак в Беларуси и факт его нарушения (использование идентичного или сходного по степени смешения для аналогичных или однородных товаров). Во многих случаях важные аспекты − доказательство извлечения коммерческой выгоды от использования товарного знака в доменном имени, а также неправомерности цели использования (например, при регистрации домена физическими лицами).
Для международных доменов наиболее эффективный вариант − применение внесудебного метода UDRP.