Как McDonald’s судился с MacCoffee за название: почему мировые бренды не всегда правы
В 2010-е годы один из самых громких и поучительных споров в российской практике интеллектуальной собственности разгорелся между, казалось бы, абсолютно разными мирами, сетью ресторанов быстрого питания McDonald’s и сингапурским производителем растворимого кофе три в одном под брендом MacCoffee (компания Food Empire). К чему это привело, и какую пользу для бизнеса здесь можно извлечь, объясняем в разборе судебного кейса.
Как префикс «Mac» вызвал конфликт
На первый взгляд конфликт выглядел классическим и предсказуемым. Транснациональная корпорация с оборотом в десятки миллиардов долларов защищает свое семейство товарных знаков от локального «паразита». Однако, по мере развития процесса стало ясно, что дело намного сложнее и затрагивает фундаментальные вопросы.
А именно, можно ли монополизировать часть языка и при каких условиях обычный префикс приобретает самостоятельную охраноспособность? Позиция McDonald’s заключалась в том, что начало слов на «Mc» и «Mac», априори принадлежит уже McDonald’s и корпорация построила свою аргументацию на концепции так называемого «семейства товарных знаков».
В разных странах мира компания успешно доказывала, что префикс «Mc» (а иногда и «Mac») приобрел вторичное значение и ассоциируется исключительно с ее сетью и продуктами. В портфеле корпорации были десятки зарегистрированных знаков: McDonald’s, Big Mac, McChicken, McFlurry, McMuffin, Chicken McNuggets, McCafe и т.д.
Позиции сторон
Иск был подан против российской «дочки» Food Empire, компании «Фуд Империал». Требования были стандартными для таких дел. Истец требовал признание товарного знака MacCoffee сходным до степени смешения с семейством знаков McDonald’s, требовал запрет использования обозначения MacCoffee на территории РФ и аннулирования регистрации товарного знака MacCoffee в Роспатенте, а также хотел взыскать с ответчика финансовую компенсацию.
Позиция MacCoffee заключалась в том, что приставка «Mac» не может относиться только к McDonald’s. Производитель кофе выстроил защиту на нескольких фундаментальных тезисах. Первый заключался в историческом приоритете и добросовестности. Бренд MacCoffee появился на российском рынке в 1996 году, задолго до того, как большинство «Mc-» продуктов McDonald’s стало широко известно в России. Хотя с этой точки зрения, первый ресторан сети McDonald’s открылся в Москве в 1990 году, а активная экспансия и появление McCafe начались значительно позже. Тем не менее, это было использовано как аргумент в суде.
Разные товарные категории и каналы дистрибуции: MacCoffee является растворимым кофе три в одном в пакетиках, который продается в супермаркетах и небольших магазинах. А McDonald’s относится к ресторанам быстрого питания и кофе навынос в фирменных стаканах. Потребительские сегменты, места покупки и повод для покупки кардинально различаются.
Следующий аргумент заключался в том, что «Mac» является общедоступным элементом языка Защита привела десятки примеров использования префикса «Mac» другими производителями задолго до McDonald’s. Например, Macintosh (Apple), Mac Tools, Mack Trucks, Mac Cosmetics и т.д. В английском языке «Mac» – традиционное сокращение шотландских и ирландских фамилий (MacDonald, MacKenzie и др.).
Суду были представлены словари и энциклопедии, показывающие, что это не фантазийный элемент.
Важнейшим аргументом было отсутствие реального риска смешения товарных групп. Упаковка, шрифты, цветовая гамма, логотипы у брендов абсолютно разные. Никто из обычных покупателей не путает пакетик растворимого кофе с бургером.
Ход судебного процесса был долгим, дело прошло несколько инстанций.
Итоги судебных разбирательств: почему McDonald’s проиграл?
Суд по интеллектуальным правам (первая инстанция) отказал McDonald’s полностью. Президиум Суда по интеллектуальным правам (кассация) оставил решение в силе. Верховный Суд РФ отказал McDonald’s в передаче дела в судебную коллегию. Ключевая цитата из решения Суда по интеллектуальным правам (дело № СИП-314/2013): «…сам по себе элемент Mc/Mac не обладает различительной способностью в отношении истца, поскольку является широко используемым в торговом обороте обозначением, в том числе в составе товарных знаков третьих лиц… Истец не представил доказательств того, что в сознании российского потребителя префикс Mc/Mac ассоциируется исключительно с деятельностью McDonald’s».
Было особо подчеркнуто, что для защиты части товарного знака как самостоятельного объекта необходимо доказать, что эта часть приобрела вторичное значение именно на территории России, а не в США или Европе. Опросы и исследования, проведенные в других странах, российский суд во внимание не принял.
Почему же фастфуд гигант проиграл?
- Недостаток локальных доказательств. Компания принесла в суд в основном американские и европейские социологические исследования. Местных исследований практически не было или они были методологически слабыми. Склоняемся скорее в пользу последнего аргумента, поэтому их и не показали, как доказательство.
- Слишком амбициозная цель у McDonald’s, пытаться защитить не конкретный товарный знак, а абстрактный префикс. Суд счел это попыткой монополизации элемента языка.
- В тоже время сильная защита у ответчика: собран огромный массив доказательств добросовестности и исторического использования «Mac».
Последствия и уроки дела
Это решение стало прецедентом. После него Роспатент и суды начали значительно строже относиться к попыткам крупных брендов защищать отдельные элементы (префиксы, суффиксы, цвета и т.п.) без железобетонных доказательств вторичного значения именно в региональных масштабах, без оглядки на иные юрисдикции.
В то же время дело показало границы агрессивной стратегии защиты бренда: даже самый известный в мире товарный знак не получает автоматической защиты в каждой стране. Нужно доказывать все заново, с учетом местной рыночной реальности. Спустя годы MacCoffee продолжает успешно продаваться в СНГ и десятках других стран.
Рынок и суды в каждой стране живут по своим правилам. И порой обычный префикс, который в одной части света стал символом корпорации, в другой остается просто частью языка. А потребитель, как показал этот кейс, довольно легко различает пакетик растворимого кофе и картошку фри.